Retrouvez le Newspaper du Cabinet, édition n°6, été 2024.

Cette nouvelle édition est une brève rétrospective sur le thème de « l’exception de parodie ». Si cette exception est légalement consacrée par le droit d’auteur, tel n’est pas le cas en droit des marques. Focus sur quelques décisions inspirantes pour l’œil de BA. Bonne lecture !

Le Newspaper est accessible via le lien suivant.

 

 

Cour de Cassation, chambre commerciale, 5 juin 2024, n°23/15380

La société Holdham, titulaire de marques OXFORD pour de la papeterie, a assigné pour atteinte à leur renommée, une société commercialisant des trousses et cartables revêtus de ce signe.

En appel, elle avait été jugée forclose à agir pour avoir toléré l’existence et l’exploitation de la marque contestée depuis plus de 5 ans, par application de l’art. L. 716-5 du CPI dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ord. du 13 nov. 2019.

Un pourvoi a été formé pour deux raisons :

➡ L’art. L. 716-5 du CPI vise les actions en contrefaçon alors que l’atteinte à la renommée n’est pas qualifiée comme telle (art. L. 713-5 du CPI).

➡ La Cour d’appel n’a pas examiné strictement la réalité de la connaissance effective par la société Holdham de l’usage de la marque contestée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi :

𝗦𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝟭𝗲𝗿 𝗺𝗼𝘆𝗲𝗻

– Les art. 9 des directives de 2008 et 2015, transposés à l’art. L. 716-5 du CPI, n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non renommée. Le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit renommée ou non.

– Le titulaire d’une marque antérieure jouissant d’une renommée ne peut donc plus agir s’il a toléré en France pendant une période de 5 années consécutives, l’usage d’une marque postérieure : il ne peut ni en demander la nullité, ni s’opposer à son usage, ni demander réparation du préjudice, à moins que le dépôt n’ait été réalisé de mauvaise foi.

𝗦𝘂𝗿 𝗹𝗲 𝟮𝗲𝗺𝗲 𝗺𝗼𝘆𝗲𝗻

– Les conditions nécessaires pour faire courir le délai de forclusion sont : l’enregistrement de la marque postérieure ; le dépôt de cette marque effectué de bonne foi ; l’usage de cette marque par son titulaire dans l’État membre où elle a été enregistrée ; la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’enregistrement de cette marque et de son usage (Budvar, 22 sept. 2011, C-482/09).

– La preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque contestée peut résulter d’une connaissance générale dans le secteur concerné, cette connaissance pouvant être déduite, not., de la durée d’utilisation (Lindt & Sprüngli, 11 juin 2009, C-529/07).

– Il est retenu que la société Holdham avait dans le passé exploité la marque critiquée en vertu d’une licence, que ses commerciaux sont présents dans les rayons de fournitures scolaires là où se trouvent les produits litigieux (ou à proximité) et que cette société a donc nécessairement eu connaissance de l’enregistrement de la marque contestée et de son exploitation dès 2009.

𝗟’œ𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗕𝗔 : Cette décision nous semble conforme à la jurisprudence. La forclusion par tolérance vise à mettre en balance les intérêts du titulaire d’une marque à sauvegarder la fonction essentielle de celle-ci, avec les intérêts d’autres opérateurs à disposer de signes susceptibles de désigner leurs produits et services (Heitec, 19 mai 2022, C-466/20)

Cour d’appel de Paris, 12 juin 2024, RG 22/14661

La RATP a confié à la société AMO FILMS et à un photographe indépendant, la réalisation d’ouvrages photographiques.

Considérant que 69 clichés avaient été recadrés de manière fautive et que 27 autres avaient été représentés lors d’une exposition par la RATP, sans autorisation préalable, AMO FILMS et le photographe ont initié une action en contrefaçon de droits d’auteur.

Concernant la protection par le droit d’auteur, la Cour d’appel examine l’originalité de chacune des œuvres revendiquées :

➡ Certains clichés sont originaux : ils résultent d’une combinaison de choix « réellement » arbitraires – la Cour salue le travail de composition obtenu par la recherche des conditions d’angles / de lumière et d’alignements extérieurs – obligeant le photographe à anticiper le mouvement et à penser le meilleur moment pour prendre la photo. Une « indéniable recherche esthétique » qui va « au-delà du simple savoir-faire professionnel ».

➡ D’autres clichés sont exclus de la protection car ils résultent du savoir-faire d’un professionnel aguerri (cadrage, floutage ou représentation de gestes techniques réalisés par les personnes photographiées).

Concernant les actes de contrefaçon :

➡ Sur l’atteinte au droit de divulgation au motif que la maquette de l’ouvrage n’avait pas été validée avant sa diffusion : les demandes sont rejetées car aucune clause n’impose une telle validation.

➡ Sur l’atteinte au droit au nom : elle est caractérisée car le nom du photographe ne figure dans l’ouvrage qu’au sein d’une liste des auteurs des différentes photographies, sans que ses clichés puissent lui être attribuables.

En revanche, l’atteinte n’est pas caractérisée au regard de l’exposition qui s’est tenue puisque le photographe était présent à l’évènement et a continué à collaborer avec la RATP sans se plaindre de cette atteinte.

➡ Sur l’atteinte à l’intégrité des œuvres : elle n’est pas caractérisée pour les clichés dont les bordures ont été légèrement rognées et présentant une colorimétrie plus terne, ces modifications minimes écartant toute dénaturation esthétique. Cependant, les recadrages ayant modifié la perspective de certaines photographies portent atteinte à leur intégrité.

➡ Sur l’atteinte aux droits patrimoniaux : elle n’est pas caractérisée car la cession de droits portait sur tous types d’exploitation et prévoyait la possibilité d’exposer les créations à des fins promotionnelles. L’exposition litigieuse était organisée dans un cadre interne à la RATP, même si les photographies étaient visibles depuis la rue.

𝗟’œ𝗶𝗹 𝗱𝗲 𝗕𝗔 : Le préjudice alloué en réparation de l’atteinte au droit moral du photographe est fixé à 3 500 €. Tout ça pour ça ? Ce d’autant plus que AMO FILMS et le photographe sont condamnés à verser à la RATP 3 000 € au titre de l’art.700, soit exactement la somme que la RATP devait leur payer au même titre devant le Tribunal … De quoi laisser perplexe sur l’intérêt à agir.

Tribunal judiciaire de Paris, 25 avril 2024, n°23/04554

Une artiste plasticienne revendiquait des droits d’auteur sur des motifs de papiers peints comprenant un décor mural intitulé “White Spirit”.

Constatant que son distributeur offrait à la vente des papiers peints semblables, commercialisés par la société Eijffinger, elle a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une action en contrefaçon de ses droits d’auteur à l’encontre de cette dernière.

L’originalité du papier peint revendiqué est reconnue par les juges :

➡ L’artiste a fait le choix, de manière arbitraire, de superposer des modules ou formes graphiques monochromes découpées au cutter dans du papier, et non pas dessinées au crayon, afin de renforcer l’impression de profondeur des angles. Ces choix confèrent à l’ensemble un aspect visuel en trois dimensions.

➡ Si l’artiste ne peut revendiquer un monopole sur un genre relatif à la superposition de collages de papier, les caractéristiques précitées combinées ne se réduisent pas à une idée ou à un simple savoir-faire technique mais révèlent un travail innovant sur le volume, traduisant un travail créatif.

➡ L’illusion d’optique ainsi créée par la mise en relief des formes géométriques découpées et le jeu d’ombre, évoquent la représentation d’une sculpture de papier, dans une esthétique qui s’avère singulière s’agissant d’une tapisserie murale.

En revanche, le tribunal écarte la contrefaçon :

➡ Le papier peint incriminé consiste certes en un panneau mural décoratif de grande taille représentant des formes graphiques. L’aspect monochrome est également présent, même si les couleurs proposées par la demanderesse sont plus variées.

➡ Cependant, le décor ne représente pas une superposition, sur différents niveaux, de formes ou modules graphiques découpés dans du papier et superposés pour restituer une impression visuelle de profondeur en trois dimensions.

➡ Le tracé des lignes rappelle au contraire celui d’une aiguille de potier dans de l’argile ou d’un tracé dans de la pierre, pour représenter des formes qui sont au demeurant différentes de celles figurant dans l’œuvre revendiquée.

➡ Dès lors, le rendu particulier de la matière, recherché avec réalisme dans la création de l’artiste, ne se retrouve pas de la même manière dans celle de la défenderesse qui affirme d’ailleurs la réaliser sur un logiciel.

A noter que l’artiste revendiquait des droits d’auteur sur d’autres motifs de papiers peints, mais le tribunal a refusé d’admettre leur caractère original au motif que les caractéristiques revendiquées témoignent d’un savoir-faire maîtrisé et ne font que décrire un genre non appropriable : la juxtaposition de formes géométriques de couleurs différentes largement inspirée de l’art abstrait ou du cubisme.

La décision n’est pas définitive, elle peut faire l’objet d’un appel.

Le contentieux de l’originalité en matière de droit d’auteur, lorsqu’il s’agit de protéger des oeuvres d’art appliqué et non d’art pur, n’en finit pas d’alimenter les prétoires et les discussions doctrinales et jurisprudentielles. Il suscite toujours la curiosité lorsque sont en jeu, comme ici, des oeuvres emblématiques ou des maisons de grande renommée.

Ces dernières savent combien la partie n’est pas gagnée d’avance et qu’il faut souvent batailler dur pour convaincre le Juge de protéger au titre du droit d’auteur une forme qui n’a pas été, ou qui n’est plus, enregistrée à titre de dessin ou modèle et qui n’est pas ouverte à la protection à titre de marque (protection diabolique s’il en est, car si souvent impossible).

Retrouvez la suite de la publication de Sylvie Benoliel-Claux dans la revue Blip! datée du 4 avril 2024, accessible via le lien suivant. 

Cour d’appel de Paris, 26 avril 2024, n°23/04609

La déchéance d’une marque semi-figurative française de la société Lacoste, représentant un crocodile avec la tête tournée vers la gauche, déposée le 19 octobre 1994, était demandée par une société de droit chinois.

L’INPI avait admis sa déchéance pour de nombreux produits/services. La marque avait en revanche été sauvée pour les produits/services liés à l’habillement, aux accessoires et aux cosmétiques.

Devant la Cour, la déchéance totale de la marque était sollicitée, y compris pour ces produits/services.

Elle soutenait not. qu’il s’agissait d’une marque ‘défensive’ dont le dépôt caractérise une stratégie d’obstruction de la concurrence. Elle ajoutait que la société Lacoste exploite désormais le crocodile sous un autre angle, notamment la tête tournée vers la droite et que ces utilisations constituent des usages modifiés altérant le caractère distinctif de la marque attaquée.

La Cour d’appel de Paris confirme la décision de l’INPI :

➡ Elle rappelle qu’est inopérant le fait que le signe désormais exploité par la société Lacoste, ait fait l’objet d’enregistrements de marque distincts. Est également inopérant le fait que certains dépôts de la société Lacoste aient été annulés pour mauvaise foi.

➡ De nombreux éléments démontrent que la société Lacoste a fait usage d’un signe représentant un crocodile de profil la tête tournée vers la droite, ce signe étant utilisé seul ou accompagné d’éléments verbaux principalement la dénomination LACOSTE.

➡ La représentation du crocodile, si elle emprunte à la nature, n’en demeure pas moins distinctive eu égard aux produits de beauté, d’habillement, d’horlogerie, d’optique et de lunetterie, de maroquinerie, linge de maison ou articles de sport et services de mécénat. Cette figuration d’un saurien présente des caractéristiques particulières notamment la queue relevée de l’animal, ce qui n’est pas usuel dans le domaine considéré.

La Cour souligne que ce caractère distinctif est renforcé par la connaissance du signe par un large public.

➡ La société Lacoste rapporte la preuve de l’usage d’un signe très proche de celui de la marque contestée : un crocodile de profil droit, avec une patte avant et une patte arrière visibles, la gueule ouverte, la queue relevée au-dessus du dos et tachetée de points comme le dos pour représenter les écailles. Le fait que ce signe figure sous un autre profil n’en altère pas le caractère distinctif, celui-ci étant aisément identifiable et mis en valeur.

L’association du signe verbal LACOSTE ne saurait non plus être critiquée, plusieurs marques pouvant être apposées sur un même produit, chacune conservant sa fonction de garantie de provenance.

➡ Le signe exploité par la société Lacoste garantit au consommateur l’identité d’origine des produits et services. Il en va de même de sa représentation dans d’autres couleurs telles le rouge ou le vert qui ne fait pas disparaître les caractéristiques essentielles du crocodile, celui-ci conservant ses éléments distinctifs.

Tribunal judiciaire de Paris, 14 mars 2024, 22/15098

Les ayants-droits sur le fauteuil de design dénommé ALPHA assignent la société The Frankie Shop en contrefaçon de leurs droits d’auteur à la suite de l’exposition dans une boutique parisienne de deux fauteuils semblables et de la publication de photos sur Instagram.

L’originalité du fauteuil est discutée au motif que la description faite ne serait qu’objective sans caractériser les choix créatifs entrepris par l’auteur.

Le tribunal admet que le fauteuil est original et éligible à la protection par le droit d’auteur :

➡ L’assemblage de plusieurs éléments d’apparence arrondie, sans aucun élément de forme raide ou abrupte, « donne une impression visuelle de moelleux et de douceur ».

➡ La structure du fauteuil, avec un pied de faible hauteur, « qui est plus petit que l’assise et qui n’est donc plus visible lorsque le fauteuil est installé, donne l’illusion que le fauteuil flotte au-dessus du sol sur lequel il repose, qu’il est léger ».

➡ « La combinaison de l’ensemble de ces éléments donne un esthétisme particulier au fauteuil ALPHA, qui atteste d’un réel effort créatif de la part du créateur ».

➡ « Ce fauteuil, à la simplicité apparente, porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, ce que souligne par ailleurs la valeur reconnue aux œuvres de celui-ci dans plusieurs expositions et ventes aux enchères, auprès de professionnels du secteur de l’art ».

La contrefaçon est retenue car les fauteuils incriminés sont de forme arrondie et présentent des coutures rayonnant à partir du même point placé au centre de la pièce pour s’éloigner symétriquement vers l’extérieur et en suivant l’assise jusqu’au sol. Au surplus, les fauteuils sont recouverts d’un tissu de même couleur et de même apparence.

🔔 L’œil de BA : Intéressant de noter que le tribunal se réfère à l’arrêt Cofemel sur un point discuté : « La protection d’une œuvre en tant que dessin et modèle n’est nullement un frein à sa protection sur le fondement du droit d’auteur, pourvu que les conditions de cette protection soient remplies. En effet, comme le rappelle la CJUE, la protection réservée aux dessins et modèles et celle assurée par le droit d’auteur ne sont pas exclusives l’une de l’autre (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel c. G-Star Raw, pt. 43) ».

EUIPO, Chambre de recours, 4 mars 2024, R 1427/2023-2

SEPHORA forme opposition au dépôt d’une marque semi-figurative reproduisant une forme ondulée associée au terme SOHAME, sur le fondement notamment de l’atteinte à la renommée de ses marques antérieures.

La renommée est caractérisée pour les services de vente de produits de toilette, parfums et cosmétiques (classe 35). Il est notamment relevé que :

➡ les sondages produits portent davantage sur le terme SEPHORA que sur la virgule en question,

➡ toutefois, le logo est exploité sur la devanture du magasin emblématique des Champs Elysées à Paris (le plus visité au monde, autant que la Tour Eiffel, par.52) ainsi que sur les sites internet et les applications mobiles qui sont massivement utilisées. Ce logo est d’ailleurs l’ « icône » de l’application mobile.

Le lien entre les marques est reconnu dans la mesure où la marque contestée désigne des bougies parfumées/savons : il n’est pas exclu que les consommateurs puissent associer cette marque aux marques SEPHORA, les bougies/savons étant également commercialisés par les parfumeurs.

En revanche, le lien n’est pas établi pour les produits de la classe 11 et de la classe 21 (produits de décoration de la maison) en raison de l’absence de renommée élevée des marques SEPHORA qui s’étendrait à ces produits.

L’usage de la marque contestée tire indûment profit de la notoriété attachée aux marques de SEPHORA afin de bénéficier de leur pouvoir d’attraction et de leur réputation. Si la marque contestée se compose du terme SOHAM, il reste peu lisible et l’attention du consommateur reste davantage portée sur la virgule stylisée.

🔔 L’œil de BA : L’intérêt de la décision tient à la reconnaissance de la renommée du logo dont la forme reste relativement simple. Selon la Chambre de Recours : « il est hautement probable que la marque dont l’enregistrement est demandé aille se placer dans le sillage de la marque antérieure, afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de celle-ci » (décision, par.80).

Cour d’appel de Paris, 28 février 2024, n°22/04646

La société DROUOT PATRIMOINE, spécialisée dans l’organisation de vente aux enchères, reproche à la société DROUOT SPORT, de porter atteinte à ses marques renommées « DROUOT » du fait de l’usage du signe « DROUOT SPORT » pour désigner des services médicaux et chirurgicaux, subsidiairement de se livrer à des actes de contrefaçon de ses marques.

La renommée des marques DROUOT est reconnue, au regard des nombreuses pièces produites (articles de presse spécialisée/généraliste, reportages TV, sondages d’opinion, etc). La renommée se limite aux services afférents aux ventes aux enchères et au marché de l’art, mais non à tous les produits et services couverts par les marques DROUOT.

En dépit de cette renommée, absence de lien entre les marques, apprécié globalement en fonction de tous les facteurs pertinents, selon la jurisprudence UE rappelée (Adidas, Intel) :

➡ Les services concernés sont « différents par nature et très dissemblables » : services de ventes aux enchères ou afférents au marché de l’art / services médicaux relevant de secteurs réglementés totalement différents, proposés dans des lieux spécifiques différents, par des professionnels aux qualifications distinctes.

➡ Les signes présentent des similitudes moyennes sur les plans visuels, phonétiques et intellectuels, étant souligné que « DROUOT » reste distinctif et dominant.

➡ Les marques « DROUOT » ne sont pas « uniques » au sens de l’arrêt Intel, ce qui vient nuancer le degré de distinctivité revendiqué ; la référence au terme DROUOT dans la marque DROUOT SPORT a une justification puisqu’elle désigne la clinique éponyme exploitée dans ce quartier.

➡ La famille de marques « DROUOT », toutes en lien avec son cœur de métier, ne peut constituer un facteur pertinent : pas d’association, ni de déclinaison au regard de l’activité distincte de la société poursuivie ; le sondage est écarté (questions fermées).

➡ Si les publics se chevauchent dans une certaine mesure, les services sont si dissemblables que la marque postérieure ne peut évoquer les marques antérieures.

L’atteinte à la renommée est donc écartée.

Pas non plus de contrefaçon de marque en présence d’un simple dépôt qui ne constitue pas un usage dans la vie des affaires (Cass.com. 13 oct. 2021).

🔔 L’œil de BA : arrêt très motivé, pédagogique et pertinent. La Cour rappelle en part. que « l’existence d’une similitude entre les services désignés par les marques en conflit est propre à l’appréciation globale du risque de confusion, distincte de celle du risque de lien, caractérisant une atteinte aux marques de renommée ».

Heureux rappel, méconnu selon nous dans l’affaire « Maje » / « Les maisons de Maje » (CA Paris 22 déc. 2023 n° 22/20519).

Cour de Cassation, 28 février 2024, n°22/18120

Les titulaires des droits d’auteur sur la chanson « Partenaire particulier » ont assigné deux sociétés à la suite de l’utilisation sans leur autorisation, d’extraits de cette chanson dans la bande sonore d’un film.

La Cour d’appel avait rejeté leurs demandes en jugeant que l’une des demanderesses – la société productrice et éditrice du phonogramme – avait bien donné son accord avant la sortie en salle du film, sur le principe et sur les modalités de l’utilisation de la chanson.

Un pourvoi a été formé au motif notamment que cette autorisation ne respectait pas le formalisme imposé par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle et que la cession de droits aurait donc dû être constatée par écrit pour être valablement admise.

La Cour de cassation (1ère ch. Civile, arrêt publié au bulletin) rejette ce pourvoi et rappelle la portée des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI :

➡ Ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants.

La Cour d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que le formalisme requis par ces dispositions légales n’était ici pas requis et que l’autorisation consentie par la société productrice/éditrice était suffisante.

Cette position n’est pas nouvelle et vient conforter une jurisprudence désormais ancienne (cf. le célèbre arrêt Perrier : Cass. 13 oct. 1993, n°91/11241 ; ou Ducs de Gascogne : Cass. 5 nov. 2002, n°01/01926).