Le créateur français, M. de Castelbajac a cédé les marques JC DE CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC en charge de la reprise de sa société placée en liquidation judiciaire.

PMJC a assigné en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale le créateur au motif qu’il exerce une activité concurrente sous le patronyme CASTELBAJAC.

Ce dernier a sollicité, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’art. L.714-6 du CPI, la déchéance pour déceptivité des marques JC DE CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC au motif que l’usage de ces marques par la société PMJC était de nature à persuader le consommateur que les produits acquis sous ces marques avaient été conçus sous sa direction artistique alors que cela n’est pas le cas.

La Cour d’appel lui donne raison et juge que l’usage trompeur est caractérisé.

Bien que la société PMJC soit régulièrement titulaire des marques en cause, plusieurs litiges antérieurs opposant les parties révèlent qu’elle tend à faire croire aux consommateurs que les produits vendus sous ces marques, ont été conçus sous la direction artistique de M. de CASTELBAJAC.

La déchéance des marques est prononcée à titre partiel, essentiellement pour les produits de cosmétiques, et d’habillement et certains services en lien avec la mode – les juges rappelant que la marque doit demeurer « un instrument loyal d’information du consommateur des produits et services visés à son enregistrement ».

S’agissant des actes de contrefaçon, la Cour considère qu’ils ne sont pas caractérisés :

– Conformément aux actes conclus avec la société PMJC, M. de CASTELBAJAC conserve la liberté d’utiliser son patronyme pour des activités dérogatoires sous réserve de ne pas exploiter les marques en cause,

– Ce même patronyme peut être utilisé à titre de dénomination sociale et de nom de domaine dès lors que les signes adoptés n’engendrent aucun risque de confusion avec les marques.

La Cour rejette également les demandes incriminant des pratiques dénigrantes et de détournement de clientèle qui auraient été commises par le créateur.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, le 12 octobre 2022, n°20/11628

La société Philip Morris Products SA a effectué deux demandes d’enregistrement de marques figuratives auprès de l’EUIPO portant sur des signes constitués de lignes angulaires en noir et blanc, pour désigner des produits liés au tabac.

La validité de ces marques était débattue devant le tribunal de l’Union Européenne, pour défaut de caractère distinctif intrinsèque.

La requérante soutenait que les marques possèdent un caractère distinctif dans la mesure où elles ne sont ni d’une simplicité excessive, ni constituées d’une figure géométrique de base. Les signes seraient ainsi facilement mémorisables compte tenu de leur « originalité ».

Le TUE approuve la position de la chambre de recours de l’EUIPO et refuse l’enregistrement des deux marques.

Il rappelle qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base – par ex. un cercle, une ligne ou un rectangle – n’est en principe pas susceptible en tant que tel de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage.

Pour autant est-il souligné, une marque n’est pas distinctive au seul motif qu’elle ne représente ni une figure géométrique de base, ni une forme excessivement simple. Encore faut-il qu’elle présente des aspects facilement et immédiatement mémorisables.

Or, les marques en question, considérées dans leur ensemble, ne représentent pas davantage que la somme des lignes qui la composent : ces lignes ne sont pas susceptibles de présenter des aspects ou de communiquer un message facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent.

Les marques seront donc perçues comme ayant une finalité décorative et non pour garantir une origine déterminée.

Leur enregistrement est rejeté pour l’intégralité des produits visés.
Ces décisions nous semblent dans le droit fil d’une jurisprudence européenne établie à l’égard de ce type de marques – esthétiques oui, distinctives non !

Décisions rendues par le Tribunal de l’Union Européenne, le 5 octobre 2022, n°T 501/21 et T 502/21

Une société spécialisée dans la joaillerie de luxe a initié une action en contrefaçon à l’encontre d’un concurrent qui avait commercialisé une collection de bijoux « Dancing Diamonds ».

Elle lui reproche de porter atteinte aux droits d’auteur et de modèles enregistrés qu’elle détient sur des bijoux de sa collection « Happy Diamonds ».

Il est ici jugé que les bijoux revendiqués ne bénéficient ni de la protection par le droit d’auteur, faute d’originalité, ni de la protection par un modèle enregistré au sens de l’ancien article L. 511-3 du CPI.

Néanmoins, la Cour d’appel considère que les demandes en concurrence déloyale et parasitaire sont caractérisées.

Elle admet ainsi que la commercialisation d’une gamme de 11 bijoux très proches de ceux de la collection revendiquée, sous une marque évocatrice de cette collection peut être source de confusion pour le consommateur et caractérise des actes de concurrence déloyale.

Le parasitisme résulte de la captation des efforts de promotion consentis par la demanderesse pour la collection de sa gamme de bijoux « Happy Diamonds » – cette collection constituant une valeur économique individualisée importante.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, le 15 juin 2022, RG n°18/21343

Le dernier bulletin de la revue de l’ECTA revient sur l’évènement ECTA Retreat à Milan du 7 avril dernier auquel Sylvie Benoliel-Claux a eu l’honneur d’intervenir sur « Les conséquences en droit français de la jurisprudence européenne Cofemel » : The never-ending challenge of shape protection: design, trademark and copyright.

“Sylvie provided an overview of the Cofemel implementations by the French jurisdictions. Sylvie was particularly keen in describing some interesting decisions (concerning accessories, furniture and jewellery), showing in which cases originality was recognized, quoting or not Cofemel decision. The presentation ended with a precious list of ‘Do’s and Don’ts to keep in mind in order to assure originality of designs”.

Le bulletin est accessible via le lien suivant (pages 8 et 9): https://lnkd.in/eAFCdMcb

Une société ayant pour activité la distribution et la création de produits de souvenirs est titulaire de modèles français sur des porte-clés composés d’une Tour Eiffel revêtue d’accessoires.

Elle a initié une action en contrefaçon sur le fondement de deux de ses modèles et la nullité de ces derniers était reconventionnellement soulevée pour défaut de nouveauté et de caractère individuel.

Sur le 1er modèle, des antériorités identiques ou quasi-identiques divulguées et commercialisées depuis plusieurs années par des sociétés chinoises étaient produites.

Sur le fondement de l’article L. 511-6 du CPI, la demanderesse soutenait que ces antériorités ne pouvaient être raisonnablement connues par les professionnels du secteur et notamment par elle, qui n’avait jamais été destinataire des catalogues de ces sociétés.

La Cour ne suit pas cet argument et annule le modèle.

Les catalogues de sociétés chinoises corroborés par une attestation et des fiches techniques reproduisant les porte-clés en question justifient de cette divulgation antérieure.

Même si la demanderesse n’était pas cliente de ces sociétés, leurs catalogues – bien que rédigés en anglais – s’adressent à tous les opérateurs du secteur du marché des souvenirs, notamment d’Europe, qui se fournissent principalement en Chine et qui se tiennent informés des tendances.

La Cour rappelle que si une divulgation intervenue dans les 12 mois précédant le dépôt du modèle revendiqué ne doit pas être prise en considération, c’est à la condition que cette divulgation soit le fait du créateur ou qu’elle ait été faite suite à un comportement abusif à son égard.

Sur le 2nd modèle, la défenderesse produit en guise d’antériorité, un dépôt FIDEALIS qu’elle avait elle-même réalisé.

Ce dépôt est écarté par la Cour car aucun élément ne vient établir qu’il a été rendu accessible au public et qu’il a été raisonnablement connu des professionnels du secteur.

La validité du second modèle est reconnue – le jugement est infirmé sur ce point.

L’arrêt est intéressant, notamment au regard de l’art. L.511-6, mais il n’est pas sans susciter quelque inquiétude sur deux points :

𝟭𝗲𝗿 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁. On peut raisonnablement s’interroger sur la pertinence d’antériorités constituées de catalogues qui ‘surgissent’ seulement en cause d’appel et qui proviennent du fournisseur de la société poursuivie.

Ce fournisseur ne risque pas grand-chose car non attrait dans la cause.

On devrait donc être d’une exigence très forte aujourd’hui à l’égard de telles antériorités et montrer par exemple que ces catalogues ont été diffusés auprès de plusieurs opérateurs pour garantir leur authenticité.

Les moyens techniques pour réaliser un catalogue sont simples, nous le savons.

𝟮𝗲̀𝗺𝗲 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁. La condamnation globale – D&I au titre de la contrefaçon et article 700 – est faible et ne permet pas, probablement, de rembourser les frais du litige. La poursuite de la contrefaçon doit pourtant être encouragée…

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, le 14 septembre 2022 (RG n°19/07484)

Une société spécialisée dans la vente d’accessoires pour cheveux revendiquait des droits d’auteur et de modèle communautaire sur une pince à cheveux dénommée OCTOPUS.

Elle a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux pour des actes de contrefaçon et a, à cet effet, fait diligenter des opérations de saisie-contrefaçon ordonnées par le Président de ce même tribunal.

Les juges de Bordeaux ont admis que la contrefaçon des droits d’auteur était caractérisée mais se sont déclarés incompétents pour statuer sur les demandes fondées sur le modèle communautaire, le tribunal judiciaire de Paris pouvant seul être saisi de ce point.

Devant la juridiction de Paris, la défenderesse a alors sollicité la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que cette saisie aurait dû être ordonnée par le Président du tribunal judiciaire de Paris compte tenu de sa compétence exclusive en matière de dessins et modèles communautaires.

La Cour d’appel de Paris, confirmant le jugement, rejette cette demande en nullité et valide la saisie-contrefaçon.

Les opérations de saisie-contrefaçon ont été sollicitées au visa de l’article L. 332 -1 du Code de la propriété intellectuelle portant sur les saisies-contrefaçon réalisées en matière de droits d’auteur.

La Cour conclut donc que le président du tribunal judiciaire de Bordeaux avait la compétence requise pour autoriser ces opérations de saisie-contrefaçon et que la demanderesse pouvait ainsi se prévaloir des éléments recueillis dans le cadre de ces mesures au soutien de ses demandes fondées sur un modèle communautaire.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 14 septembre 2022, RG (n°20/07875).

Le dernier Newspaper du Cabinet – numéro 3, été 2022 – est en ligne.

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Vous pourrez le découvrir via le lien ci-joint.

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Retrouvez ci-joint notre dernier billet sur le jugement rendu par la Cour d’Appel de Paris le 11 janvier 2022.

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Retrouvez ci-joint, le newspaper n°2 hiver 2022 ! Une sélection des dernières décisions, commentées sous l’œil de b.a.

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