EUIPO, Chambre de recours, 4 mars 2024, R 1427/2023-2

SEPHORA forme opposition au dépôt d’une marque semi-figurative reproduisant une forme ondulée associée au terme SOHAME, sur le fondement notamment de l’atteinte à la renommée de ses marques antérieures.

La renommée est caractérisée pour les services de vente de produits de toilette, parfums et cosmétiques (classe 35). Il est notamment relevé que :

➡ les sondages produits portent davantage sur le terme SEPHORA que sur la virgule en question,

➡ toutefois, le logo est exploité sur la devanture du magasin emblématique des Champs Elysées à Paris (le plus visité au monde, autant que la Tour Eiffel, par.52) ainsi que sur les sites internet et les applications mobiles qui sont massivement utilisées. Ce logo est d’ailleurs l’ « icône » de l’application mobile.

Le lien entre les marques est reconnu dans la mesure où la marque contestée désigne des bougies parfumées/savons : il n’est pas exclu que les consommateurs puissent associer cette marque aux marques SEPHORA, les bougies/savons étant également commercialisés par les parfumeurs.

En revanche, le lien n’est pas établi pour les produits de la classe 11 et de la classe 21 (produits de décoration de la maison) en raison de l’absence de renommée élevée des marques SEPHORA qui s’étendrait à ces produits.

L’usage de la marque contestée tire indûment profit de la notoriété attachée aux marques de SEPHORA afin de bénéficier de leur pouvoir d’attraction et de leur réputation. Si la marque contestée se compose du terme SOHAM, il reste peu lisible et l’attention du consommateur reste davantage portée sur la virgule stylisée.

🔔 L’œil de BA : L’intérêt de la décision tient à la reconnaissance de la renommée du logo dont la forme reste relativement simple. Selon la Chambre de Recours : « il est hautement probable que la marque dont l’enregistrement est demandé aille se placer dans le sillage de la marque antérieure, afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de celle-ci » (décision, par.80).

Cour d’appel de Paris, 28 février 2024, n°22/04646

La société DROUOT PATRIMOINE, spécialisée dans l’organisation de vente aux enchères, reproche à la société DROUOT SPORT, de porter atteinte à ses marques renommées « DROUOT » du fait de l’usage du signe « DROUOT SPORT » pour désigner des services médicaux et chirurgicaux, subsidiairement de se livrer à des actes de contrefaçon de ses marques.

La renommée des marques DROUOT est reconnue, au regard des nombreuses pièces produites (articles de presse spécialisée/généraliste, reportages TV, sondages d’opinion, etc). La renommée se limite aux services afférents aux ventes aux enchères et au marché de l’art, mais non à tous les produits et services couverts par les marques DROUOT.

En dépit de cette renommée, absence de lien entre les marques, apprécié globalement en fonction de tous les facteurs pertinents, selon la jurisprudence UE rappelée (Adidas, Intel) :

➡ Les services concernés sont « différents par nature et très dissemblables » : services de ventes aux enchères ou afférents au marché de l’art / services médicaux relevant de secteurs réglementés totalement différents, proposés dans des lieux spécifiques différents, par des professionnels aux qualifications distinctes.

➡ Les signes présentent des similitudes moyennes sur les plans visuels, phonétiques et intellectuels, étant souligné que « DROUOT » reste distinctif et dominant.

➡ Les marques « DROUOT » ne sont pas « uniques » au sens de l’arrêt Intel, ce qui vient nuancer le degré de distinctivité revendiqué ; la référence au terme DROUOT dans la marque DROUOT SPORT a une justification puisqu’elle désigne la clinique éponyme exploitée dans ce quartier.

➡ La famille de marques « DROUOT », toutes en lien avec son cœur de métier, ne peut constituer un facteur pertinent : pas d’association, ni de déclinaison au regard de l’activité distincte de la société poursuivie ; le sondage est écarté (questions fermées).

➡ Si les publics se chevauchent dans une certaine mesure, les services sont si dissemblables que la marque postérieure ne peut évoquer les marques antérieures.

L’atteinte à la renommée est donc écartée.

Pas non plus de contrefaçon de marque en présence d’un simple dépôt qui ne constitue pas un usage dans la vie des affaires (Cass.com. 13 oct. 2021).

🔔 L’œil de BA : arrêt très motivé, pédagogique et pertinent. La Cour rappelle en part. que « l’existence d’une similitude entre les services désignés par les marques en conflit est propre à l’appréciation globale du risque de confusion, distincte de celle du risque de lien, caractérisant une atteinte aux marques de renommée ».

Heureux rappel, méconnu selon nous dans l’affaire « Maje » / « Les maisons de Maje » (CA Paris 22 déc. 2023 n° 22/20519).

Cour de Cassation, 28 février 2024, n°22/18120

Les titulaires des droits d’auteur sur la chanson « Partenaire particulier » ont assigné deux sociétés à la suite de l’utilisation sans leur autorisation, d’extraits de cette chanson dans la bande sonore d’un film.

La Cour d’appel avait rejeté leurs demandes en jugeant que l’une des demanderesses – la société productrice et éditrice du phonogramme – avait bien donné son accord avant la sortie en salle du film, sur le principe et sur les modalités de l’utilisation de la chanson.

Un pourvoi a été formé au motif notamment que cette autorisation ne respectait pas le formalisme imposé par les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle et que la cession de droits aurait donc dû être constatée par écrit pour être valablement admise.

La Cour de cassation (1ère ch. Civile, arrêt publié au bulletin) rejette ce pourvoi et rappelle la portée des articles L. 131-2 et L. 131-3 du CPI :

➡ Ces dispositions régissent les seuls contrats consentis par l’auteur dans l’exercice de son droit d’exploitation et non ceux que peuvent conclure les cessionnaires avec des sous-exploitants.

La Cour d’appel n’a donc pas commis d’erreur de droit en jugeant que le formalisme requis par ces dispositions légales n’était ici pas requis et que l’autorisation consentie par la société productrice/éditrice était suffisante.

Cette position n’est pas nouvelle et vient conforter une jurisprudence désormais ancienne (cf. le célèbre arrêt Perrier : Cass. 13 oct. 1993, n°91/11241 ; ou Ducs de Gascogne : Cass. 5 nov. 2002, n°01/01926).

Cour d’appel de Lyon, 22 février 2024, n°20/06309

Une société se prévalait de droits d’auteur sur le tabouret iconique démontable en plastique connu sous le nom « Tam Tam » – ses droits de dessins et modèles étaient expirés, selon ce que la décision enseigne. Cette société a saisi les tribunaux d’une action en contrefaçon et en concurrence parasitaire.

L’originalité du tabouret était discutée.

Les juges rappellent que les décisions ayant admis cette originalité ne sont pas opposables à la défenderesse. Toutefois, la demanderesse peut s’en prévaloir à l’appui de sa démonstration.

Elle parvient ici à justifier de nouveau de l’originalité du tabouret qui tient à la combinaison, selon la Cour d’appel :

➡ d’une forme en diabolo alliée à l’emploi de la matière plastique (premier élément),

➡ de parties jumelles démontables et emboîtables se rencontrant en un point dont la finesse relative permet de supporter le poids d’un corps (deuxième élément),

➡ des possibilités offertes par ces caractères démontable et emboîtable qui ne répondent pas à un défi technique, mais permettent de jouer entre les multiples profils d’emboîtement (troisième élément).

Cette combinaison présente un caractère aléatoire, ludique et esthétique, au regard duquel elle ne se réduit point à une simple juxtaposition de caractéristiques fonctionnelles appelées à répondre à des considérations d’ordre purement technique. Elle reflète ainsi la personnalité de son auteur.

Certaines antériorités étaient produites – les tabourets « Carrara et Matta » et « Tulip » notamment – mais il est admis qu’aucune ne reprend la combinaison spécifique invoquée pour le tabouret « Tam Tam ».

Le tabouret est donc éligible à la protection par le droit d’auteur et les actes de contrefaçon sont caractérisés par la commercialisation en magasin d’un produit reproduisant ces mêmes caractéristiques originales.

Il en est de même pour les demandes fondées sur le parasitisme relatives à des pratiques promotionnelles commises par la défenderesse. Ces faits sont bien distincts des actes de contrefaçon et sont fautifs puisque la communication afférente aux produits contrefaisants, faisait explicitement référence au « style Tam Tam ».

S’agissant du préjudice, l’affaire est néanmoins renvoyée à une audience ultérieure dans la mesure où les preuves produites par les parties ne permettent pas aux juges de déterminer le montant de la marge sur coût variable ainsi que les gains manqués et la perte subie.

Cour de Cassation, 27 février 2024, n°23/81563

Une société a constaté l’existence, sur un panneau publicitaire, d’une affiche qui reproduisait de manière détournée sa marque, sans son autorisation. Cette affiche avait été également publiée sur la page Facebook d’un particulier.

Dans le cadre d’une action initiée devant la juridiction pénale, pour délit d’usage et de reproduction d’une marque, la Cour de cassation (Ch.crim., arrêt publié au Bulletin) s’est penchée sur la notion « d’usage dans la vie des affaires », l’un des critères essentiels pour caractériser des actes de contrefaçon, tel que précisé par l’arrêt Arsenal (CJUE, 12 nov. 2022, C-206/01) que la Cour de cassation vise expressément.

Elle relève que pour examiner si l’usage litigieux relève de la vie des affaires, les juges du fond ont vérifié s’il « s’inscrit dans le domaine économique et vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique ».

Selon la Cour suprême, la Cour d’appel (Aix-en-Provence) n’a pas commis d’erreur de droit en admettant que les usages incriminés ne relèvent pas de la vie des affaires :

➡ L’affiche litigieuse n’a été apposée que sur un seul panneau publicitaire qui est la propriété personnelle d’un particulier – la page Facebook appartenait également à ce dernier.

➡La mention litigieuse détournant la marque incriminée a été diffusée de manière restreinte et pour un temps donné.

➡ Cette mention présente un caractère satirique, elle ne contient aucune proposition de produit et ne s’inscrit ni dans une activité économique, ni dans le cadre d’une opération commerciale.

Si le particulier est inscrit au répertoire SIRENE pour une activité d’agence de publicité et exerce une activité commerciale participant de ce fait à la vie des affaires en dépit de sa situation de retraité, l’affiche elle-même ne s’inscrit en rien dans le domaine économique, ni ne vise à l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique.

Cour d’appel de Bordeaux, 19 décembre 2023, n°21/01177

Une artiste plasticienne, titulaire d’un dessin et modèle enregistré portant sur un graphisme intitulé LARMADA décrit comme ‘Double galbe féminin LARMADA façon Totem pouvant être décliné sous plusieurs formes, tailles et dimensions’, assigne en  contrefaçon de ses droits de dessin et modèle et de droits d’auteur, la société Zadig & Voltaire, du fait de la commercialisation de produits revêtus de ce graphisme.

La Cour d’appel de Bordeaux déboute l’artiste de ses demandes et confirme ainsi le jugement en toutes ses dispositions.

Sur le dessin enregistré, on retient notamment ce qui suit :

➡ Le dessin et modèle consiste en la reproduction du dessin central de la lame de rasoir Gillette qui fait partie du domaine public.

➡ En l’absence de toute modification de la partie centrale de la lame, il ne se dégage du dessin LARMADA aucune différence signifiante avec la lame Gillette (défaut de nouveauté), ni aucune impression visuelle différente et partant, aucun caractère propre permettant de conférer à ce dépôt la protection au titre des dessins ou modèles.

A noter que l’observateur averti pris en considération peut être un amateur d’art, de vêtements ou de bijoux, ou bien un amateur d’objets industriels comme la lame Gillette dont il sera capable de percevoir la forme centrale, même extraite du cadre de la lame.

Sur le droit d’auteur :

➡ Sans grande surprise, il est jugé que l’originalité du dessin n’est pas caractérisée.

L’artiste fait référence à des choix ‘hautement symboliques’, ‘renvoyant à l’image d’une femme équilibrée et apaisée’ ou ‘faits dans le but de favoriser la renaissance d’une femme ayant frôlé la mort’.

La Cour juge toutefois que l’artiste ne renvoie qu’à une idée ou inspiration personnelle à l’auteur mais ne met en évidence aucun effort, choix ou parti pris créatif particulier, conférant à l’œuvre une physionomie propre et originale, permettant de distinguer l’oeuvre de la forme de la partie centrale évidée de la lame de rasoir Gillette.

Meilleurs voeux pour 2024.

Les résolutions se prennent en début d’année; les solutions se trouvent tout au long du chemin. Continuons d’aller de l’avant.

Retrouvez notre carte de voeux, via le lien suivant. 

Retrouvez le dernier newspaper du cabinet, accessible via le lien suivant. Avec une sélection de certains de nos posts récents et un focus sur l’année 2023 écoulée !

 

Très bonne lecture.

Décision Cour d’appel de Paris, 10 novembre 2023, RG n°21/13168

Le média digital KONBINI a développé un concept d’émission « Fast & Curious » consistant en une interview vidéo de 2 minutes 30 secondes, durant laquelle une personnalité répond de manière rapide à une série de questions en choisissant entre deux propositions simples.

Elle a assigné le maire d’une municipalité pour des actes de parasitisme, à la suite de la diffusion sur la page Facebook officielle de sa campagne électorale, d’un clip semblable à son émission.

Selon KONBINI, le maire a profité indûment de ses investissements en se plaçant dans le sillage du programme « Fast & Curious » et plus particulièrement en se fondant sur un concept et une construction identiques, selon le même esprit et le même format tant dans sa durée que dans ses caractéristiques distinctives (plans visuels et sonores / reprise d’une partie du titre).

La Cour d’appel de Paris ne suit pas cette position pour les raisons suivantes :

▶ Par application du principe de la liberté du commerce, les développements de KONBINI consacrés à la reprise des caractéristiques du concept, du format ou de « l’esprit » de l’émission « Fast & Curious » sont indifférents à la solution du litige.

▶ De même, les arguments liés à l’originalité ou non du format de l’émission sont inopérants puisqu’aucun droit de propriété intellectuelle n’est opposé.

▶ Enfin, les preuves produites par KONBINI pour justifier de la valeur économique de son émission, ne permettent pas d’en établir la notoriété (page extraite du site internet, copies du compte Wikipédia ou du compte Facebook). Les autres documents relatifs « aux coûts de production » sont également écartés des débats notamment pour défaut de dates et d’origines certaines.

Les demandes en parasitisme sont donc rejetées, faute pour KONBINI de rapporter la preuve de la captation fautive de la valeur économique individualisée de son émission.

Cour d’appel de Paris, 10 novembre 2023, RG n°21/19126

La société CELINE a assigné la société MANGO pour des agissements parasitaires, du fait de la promotion et de la commercialisation de copies de plusieurs de ses produits (lunettes, maroquinerie, chaussures ou bijoux).

En défense, la société MANGO soutenait que la demanderesse se fonde sur une multiplication artificielle de modèles litigieux en invoquant un « suivisme récurrent » sans rapport avec un quelconque effet de gamme.

Elle ajoutait que la société CELINE n’établit pas l’existence d’une valeur économique individualisée pour chacun des produits en cause, cette valeur économique ne se présumant pas et résultant au contraire d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements qui ne peut uniquement ressortir du caractère luxueux des produits ou de la renommée des directeurs artistiques employés. Au demeurant, elle soulignait que les produits sont banals.

La Cour ne suit pas cette position et condamne la société MANGO pour les raisons suivantes :

▶ Les pièces produites par la société CELINE démontrent que les produits revendiqués sont des produits phares qui bénéficient d’une certaine notoriété. Ils constituent ainsi des valeurs économiques individualisées même si les chiffres de vente pour chacun d’entre eux ne sont pas produits.

▶ La société MANGO a offert à la vente les produits incriminés, concomitamment à ceux de la société CELINE. Ces produits sont très inspirés et sont pour la plupart commercialisés peu après leur présentation lors d’un défilé ou leur lancement.

▶ Enfin les produits incriminés sont pour la plupart issus d’une même collection, caractérisant ainsi un effet de gamme.

Les juges en concluent que les reprises répétées de produits à succès ne peuvent être considérées comme fortuites. Elles tendent à générer une évocation des produits CELINE dans l’esprit du public et à profiter ainsi, sans bourse délier, de ses investissements et de la notoriété de ses produits.

Les dommages et intérêts sont évalués la somme de 2 000 000 euros, incluant un préjudice moral du fait de l’atteinte à la réputation et à l’image de la société CELINE fondée sur le luxe et l’exclusivité, les frais de procédure (article 700) à 40 000 euros.

On note que la Cour s’inspire, sur le préjudice, de la jurisprudence de la Cour de cassation : « Les pratiques déloyales consistant à reprendre les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels d’un concurrent, qui ont un coût en ce qu’ils permettent à l’auteur de ces pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles ».