La montre « Radiomir » de CARTIER, vendue depuis 1938, est l’objet du litige dont nous avions déjà relayé l’arrêt d’appel de juin 2024, aujourd’hui cassé.

Rappelons qu’en appel, la Cour de Paris avait rejeté l’ensemble des demandes des sociétés OFFICINE PANERAI (O.P) et CARTIER, fondées sur le parasitisme :

➡️ Pour les juges du fond, la société O.P formait une demande nouvelle, irrecevable en cause d’appel car elle ne tendait pas aux mêmes fins que la demande en contrefaçon ; et la société CARTIER, quant à elle, ne caractérisait pas le parasitisme.

➡️ La CA les condamnait à indemniser la société poursuivie TISM, laquelle avait fermé son compte Instagram et supprimé ses publications Facebook relatives à la montre incriminée « Augarde ».

Par son arrêt du 18 mars, publié au Bulletin, la Cour de cassation casse l’arrêt :

➡️ La demande n’est pas nouvelle et aurait dû être considérée comme recevable car elle tend aux mêmes fins que l’action en contrefaçon rejetée pour défaut de droits privatifs :

– La Cour rappelle sa jurisprudence constante : les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément que lorsqu’elles reposent sur des faits distincts. Mais l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.

– Il s’en déduit que ces actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits.

– La société O.P a introduit, en première instance, une action en contrefaçon de marques qui a été rejetée pour défaut de droit privatif. En conséquence, elle était recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme puisqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action initiale et tend donc aux mêmes fins.

➡️ Le parasitisme n’aurait pas dû être écarté :

– L’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence – peu importe donc que les clientèles soient différentes.

La société Jeva-[R], fabricant de charentaises, est titulaire de plusieurs marques.

Le 14 décembre 2016, elle concède ses marques en licence à la société Lagarde et lui confie la distribution de ses produits. Les parties ont expressément entendu faire de ce contrat de distribution et de la licence d’exploitation des marques « un ensemble indivisible ».

En 2018, le tribunal de commerce arrête le plan de cession des actifs de Jeva-[R] lesquels passent, dans le dernier état, à la société L’Atelier charentaises en mai 2020.

Les sociétés Lagarde et Adl (actionnaire de Lagarde) assignent alors L’Atelier charentaises aux fins de la voir contrainte de respecter les termes des contrats de licence de marque et de distribution sélective de 2016.

La Cour d’appel de Bordeaux juge que ces contrats n’ont pas été transférés à la société L’Atelier Charentaises et qu’ils ne lui sont pas opposables. Sa responsabilité contractuelle ne peut donc être engagée et la demande en paiement de la société Lagarde est rejetée.

Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation au motif, notamment, que la cession d’une marque, assimilable à une vente, opère nécessairement transfert du contrat de licence de marque qui lui est accessoire et qui s’assimile à un bail. Le contrat de distribution, indivisible du contrat de licence de marque puisqu’il est conclu en considération de celui-ci, serait donc, également, nécessairement transmis au nouveau cessionnaire de la marque.

La Cour rejette ce pourvoi par un arrêt publié au Bulletin :

➡️ La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques.

➡️ Elle n’emporte pas davantage, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence.

➡️ En l’espèce, les parties avaient expressément entendu faire des contrats de licence et de distribution un « ensemble indivisible » et ces contrats ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits dans le document d’information remis au cessionnaire final : la société L’Atelier charentaises n’avait donc pas consenti à leur reprise.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Il en résulte que le cessionnaire d’un fonds de commerce, acquéreur des droits sur les marques, ne devient pas pour autant débiteur des obligations nées des contrats de licence et de distribution antérieurement conclus par le cédant, sauf à ce que l’acte de cession en stipule expressément le transfert.

La société PETRUS, titulaire de la célèbre marque viticole éponyme, assigne en contrefaçon et parasitisme la société exploitant le restaurant PETRUS, établi à Paris depuis 1977, lui reprochant l’usage du signe PETRUS pour ses services de restauration et de bar ainsi que pour désigner du caviar et du champagne.

Le restaurant est titulaire de deux marques verbales PETRUS déposées en 2011 pour des services de restauration en classe 43.

Position du tribunal :

➡️ Le procès-verbal de saisie-contrefaçon est annulé, sur le fondement de la jurisprudence PUMA de la Cour de cassation (présentation déloyale des faits).

➡️ La forclusion par tolérance est retenue. La société du vin connaissait l’enregistrement et l’usage des marques du restaurant depuis février 2015, soit plus de cinq ans avant l’assignation. La forclusion s’attache à la marque et non à son titulaire : la cession intervenue en 2017 est sans incidence sur le délai.

➡️ La renommée de la marque viticole PETRUS est reconnue au regard des nombreux articles de presse l’évoquant comme un vin « légendaire » du vignoble bordelais, malgré de très faibles volumes de production.

➡️ La société du vin reprochait au restaurant l’usage du signe PETRUS sur sa carte : cocktails, jus, fruits de mer, makis, sandwich et millefeuille. Ces plats étant préparés sur place et servis dans le cadre du service de restauration, il est jugé que la clientèle n’y verra pas une origine commerciale distincte du restaurant. Cet usage ne constitue pas un usage à titre de marque pour des produits mais s’inscrit dans le service de restauration, couvert par la forclusion.

➡️ Un raisonnement différent est appliqué au caviar PETRVS vendu en boîtes : cet usage désigne le produit lui-même. Un lien avec la marque renommée est admis, PETRVS étant lu à l’identique de PETRUS. Toutefois, toute atteinte est écartée : la vente de produits dans un établissement portant son nom constitue une évolution légitime de l’activité d’un restaurant. La clientèle d’une brasserie de haut standing percevra l’homonymie comme une coïncidence, sans bénéfice tiré de la renommée viticole.

➡️ La solution est inverse pour le champagne PETRUS. Le champagne étant un vin, le signe est identique à la marque pour des produits identiques. Ce lien peut laisser entendre à l’acheteur une même origine commerciale, portant atteinte à la fonction essentielle d’indication d’origine. L’usage du signe PETRUS pour un champagne, même au sein d’un restaurant homonyme, constitue une contrefaçon.

➡️Ce jugement récent est bien entendu susceptible d’appel.

Une société chinoise présente devant l’EUIPO une demande de nullité du dessin et modèle de l’Union européenne déposé par LEGO et portant sur une brique de jeu de construction. Elle invoque l’absence de caractère individuel au regard d’un dessin antérieur issu d’un jeu dénommé « Fire Car ».

La division d’annulation, puis la chambre de recours de l’EUIPO ont déclaré la nullité du dessin et modèle au motif que la coïncidence des principales caractéristiques produit une impression globale similaire sur l’utilisateur averti.

Le Tribunal de l’Union européenne confirme la nullité et rejette le recours :

➡️ L’utilisateur averti des éléments de construction achète habituellement ces articles, les utilise aux fins prévues et fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé.

➡️ Le degré de liberté du créateur est limité par l’exigence d’interopérabilité entre les blocs d’un jeu de construction. Toutefois il existe une multitude de variations possibles (forme, taille, couleur ou décoration), faisant que le créateur dispose d’un degré de liberté important. L’utilisateur averti ne prêtera pas d’attention particulière à la simple différence de forme des blocs.

➡️ Les dessins en conflit coïncident par une plaque surmontée d’un tenon cylindrique plein, des surfaces lisses et un clip en forme de croissant. Le tenon supplémentaire invoqué par LEGO reproduit une caractéristique déjà présente dans le dessin antérieur. L’utilisateur averti le percevra comme une continuation du même motif dans le dessin antérieur, et non comme une différence significative susceptible de produire une impression globale distincte.

➡️ La circonstance selon laquelle le dessin contesté représente, au niveau du dessous, une paroi creuse et ronde au centre, absente dans le dessin antérieur, ne peut jouer qu’un rôle secondaire dans l’impression globale. En effet, lors de l’utilisation des blocs de construction, cette différence au niveau du dessous demeure cachée par l’imbrication des blocs les uns dans les autres. Le dessous se trouve ainsi en dehors du champ de vision immédiat de l’utilisateur et n’est visible que de manière marginale.

➡️ Dès lors, la seule différence résultant de la présence de l’élément cylindrique central dans le dessin ou modèle contesté ne saurait suffire pour créer une impression globale différente sur l’utilisateur averti.

Les sociétés VF International et VF France, respectivement titulaire et distributrice en France des marques de l’Union européenne « NAPAPIJRI », assignent en contrefaçon de marques, en concurrence déloyale et parasitaire, puis en nullité, les sociétés exploitant et titulaires des marques « GEØGRAPHICAL NØRWAY ».

En appel, les sociétés VF introduisent une action en revendication de propriété de ces marques.

La Cour d’appel de Paris déboute les sociétés VF de l’ensemble de leurs demandes.

Sur pourvoi en cassation des sociétés VF, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt, se fondant sur de nombreux moyens dont deux retiennent notre attention :

➡️ Demande nouvelle : Les sociétés VF soutenaient que la Cour d’appel avait à tort jugé irrecevable comme nouvelle en appel leur action en revendication des marques contestées.

Mais ce moyen est rejeté : Il est de principe que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi.

La demande en revendication de propriété ne constitue par ailleurs pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque.

➡️ Imprescriptibilité : Les sociétés VF reprochaient à la Cour d’appel d’avoir déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes en nullité des marques françaises. La Cour de cassation approuve et casse l’arrêt sur ce point.

En application de la Loi Pacte du 22 mai 2019 et de l’article L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription.

Le législateur a entendu conférer à cette règle un effet rétroactif. Sont ainsi imprescriptibles toutes les actions en nullité visant des marques en vigueur au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décision passée en force de chose jugée.

Cette imprescriptibilité déroge au droit commun (art. 2222 du code civil) et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement.

Autrement dit, une action en nullité peut être engagée à l’encontre des marques dont la prescription de l’action en nullité était acquise à la date d’entrée en vigueur de la loi Pacte, sous réserve qu’aucune décision passée en force de chose jugée n’ait statué sur le motif invoqué.

La société CeramTec, spécialisée dans les composants céramiques pour prothèses chirurgicales, était titulaire d’un brevet européen désignant la France, expiré en août 2011.

Quelques semaines plus tard, elle dépose trois marques de l’Union européenne : une marque de couleur portant sur le rose Pantone 677C, une figurative et une tridimensionnelle représentant une bille de cette couleur.

Estimant que la société Coorstek commercialisait des produits reprenant cette couleur rose caractéristique, CeramTec l’a assignée notamment en contrefaçon de marques.

A titre reconventionnel, Coorstek a sollicité la nullité des marques sur le fondement de la mauvaise foi, au motif que ces dépôts visaient à prolonger la protection d’une solution technique issue d’un brevet expiré.

Après arrêt de la CJUE (19 juin 2025, CeramTec, C-17/2024) statuant sur renvoi préjudiciel de la Cour de cassation, le pourvoi de CeramTec est rejeté et les dépôts sont définitivement reconnus comme ayant été effectués de mauvaise foi :

➡️ Le moment pertinent pour apprécier l’existence de la mauvaise foi est celui du dépôt de la demande d’enregistrement.

Si des circonstances postérieures peuvent, le cas échéant, être prises en considération à titre d’indices, elles ne peuvent servir de fondement à la caractérisation de la mauvaise foi dès lors qu’elles ne reflètent pas l’intention du déposant au moment du dépôt (CJUE, CeramTec).

En l’espèce, il est constaté qu’au jour du dépôt des marques, la société CeramTec considérait que l’adjonction d’oxyde de chrome, dans la proportion conduisant à la couleur rose revendiquée, avait un effet technique et participait à la dureté du matériau couvert par le brevet expiré.

La cour d’appel en a déduit, à juste titre, que le fait que des expertises ultérieures aient démontré l’absence de cet effet technique était sans incidence sur l’appréciation de la mauvaise foi.

➡️ Par ailleurs, la Cour d’appel avait retenu que :

– La couleur rose Pantone 677C résultait de l’adjonction d’oxyde de chrome dans une proportion spécifique et qu’au jour du dépôt, cette couleur n’était pas perçue comme un élément arbitraire ou distinctif, mais comme l’effet d’un composant technique, approuvé par les autorités sanitaires et réputé contribuer à la résistance du matériau.

– les marques avaient été déposées non pour indiquer l’origine des produits, mais afin de prolonger le monopole conféré par le brevet expiré et de faire obstacle à l’entrée des concurrents sur le marché, traduisant ainsi une intention étrangère à la fonction essentielle de la marque.

En conséquence, la cour d’appel, ayant caractérisé la mauvaise foi du déposant au regard de son intention au jour du dépôt, n’était pas tenue d’examiner l’argument tiré de la possibilité, pour les concurrents, d’obtenir une autre couleur par l’ajout de colorants, cette recherche étant rendue inopérante par ses constatations.

La société INNOV’AXE commercialise sous la marque CLIC CLAC DES PLAGES BY INNOV’AXE, un matelas de plage pliant, distribué notamment par une enseigne de la grande distribution.

À compter de 2021, cette enseigne met sur le marché d’autres matelas de plage pliants, fournis par un tiers, sous les dénominations « Clic Clac de plage » ou « Clic Clac ». INNOV’AXE (devenue OVIALA) l’assigne en contrefaçon de marque ainsi qu’en concurrence déloyale et parasitaire.

La cour d’appel de Douai confirme pour l’essentiel le jugement du tribunal judiciaire de Lille :

➡️ Nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon : le PV mentionne la présence, parmi les requérants, d’une personne physique dont l’identité et l’adresse sont indiquées, sans précision sur sa qualité exacte. Cette omission ne permet pas de s’assurer de l’indépendance de cet intervenant à l’égard de la société INNOV’AXE.

➡️ Distinctivité de la marque CLIC CLAC DES PLAGES BY INNOV’AXE : l’enseigne plaide en vain son caractère descriptif et usuel pour désigner un matelas de plage. La marque repose sur un signe complexe intégrant d’autres composantes (ici, BY INNOV’AXE ainsi que la représentation stylisée d’un matelas de plage).

En outre, même si CLIC CLAC est entré dans le langage courant pour désigner des canapés ou fauteuils, cette acception ne vise pas les produits de plage en cause.

➡️ Contrefaçon reconnue : l’usage à titre de marque est caractérisé, l’expression incriminée n’étant pas simplement utilisée à des fins descriptives.

Et il en va de même du risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen.

➡️ Mais rejet de la demande en concurrence déloyale et parasitaire : absence d’actes distincts de ceux sanctionnés au titre de la contrefaçon. La reprise d’un produit sensiblement identique ne peut, à elle seule, constituer une faute de concurrence déloyale, y compris lorsque le produit concurrent est proposé à un prix inférieur.

D’autres produits sur le marché semblent présenter les mêmes caractéristiques, caractérisant de plus fort l’absence de faute.

➡️ Même logique pour le parasitisme, évacué très rapidement : les pièces invoquées pour démontrer des investissements publicitaires ne permettent pas d’identifier les produits concernés (donc pas de valeur économique individualisée), la notoriété intrinsèque de l’enseigne poursuivie suffit à offrir une visibilité et un débouché aux produits vendus par elle, excluant l’idée d’un comportement consistant à capter indûment la valeur économique d’autrui.

(𝐂𝐥𝐢𝐧 𝐝’)Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Un bon clic peut parfois faire clac. C’est aussi vrai en droit des marques 😉

Poursuivie en concurrence déloyale devant le tribunal de commerce (désormais TAE) par la société LIDL, la société ITM Alimentaire International exploitant l’enseigne Intermarché se voit reprocher d’exploiter la formule « producteur et commerçant » (écrite au singulier et au pluriel) dans le cadre d’une campagne de communication massive, de nature à laisser croire au consommateur, à tort, qu’ITM aurait un statut mixte de producteur et de commerçant pour l’ensemble ou la majorité des produits commercialisés.

La société ITM se défend en soulevant une exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire, seul compétent en matière de marques. Elle expose que les mentions incriminées sont protégées par deux marques semi-figuratives appartenant à la société ITM Entreprises, membre du même groupe et que l’action de LIDL tend en réalité à lui interdire ou restreindre l’usage de ces marques, le caractère trompeur allégué des mentions s’analysant selon elle en un grief de déceptivité des marques en cause.

La Cour d’appel rejette cette demande et retient la compétence du tribunal de commerce.

Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation confirme cette analyse :

➡️ La cour d’appel a retenu, à bon droit, qu’il est indifférent que la société ITM Entreprises soit titulaire de deux marques françaises semi-figuratives dès lors que l’action engagée par LIDL est exclusivement fondée sur des actes de concurrence déloyale et n’implique ni l’examen de l’existence ou de la portée des droits de marque, ni la mise en œuvre des règles spécifiques du droit de la propriété intellectuelle, en particulier celles relatives à la validité ou à la contrefaçon de marques, quand bien même les mesures d’interdiction demandées sont relatives à des mentions qui sont une composante des signes complexes déposés.

➡️ La demande ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : La question de l’articulation de la compétence entre tribunal judiciaire spécialisé en matière de PI ou tribunal de commerce (TAE) n’est pas nouvelle et se pose fréquemment lorsque le défendeur, assigné en concurrence déloyale, réplique que ses droits de PI sont en réalité seuls en jeu. Depuis quelques années, la jurisprudence semble s’inscrire dans le courant de l’arrêt commenté, ce qui peut se résumer ainsi : « La détermination de la juridiction compétente dépend (…) désormais principalement du fondement donné par le demandeur à son action » (Etude par M. Malaurie-Vignal – Contrefaçon et concurrence déloyale : pour en finir avec les incertitudes sur la notion de fait distinct, Propriété industrielle n° 5, mai 2017).

La société Beiersdorf, titulaire de la marque semi-figurative NIVEA, forme opposition à l’enregistrement de la marque complexe BODY MINUTE sur le fondement de l’atteinte à la renommée de sa marque et de l’existence d’un risque de confusion.

L’opposition est accueillie et l’enregistrement de la marque BODY MINUTE refusé, l’atteinte à la renommée étant reconnue.

Mais la chambre de recours (CR) annule cette décision estimant que les principes pertinents n’ont pas été correctement appliqués.

➡️ La renommée de la marque NIVEA ne fait pas débat, il est admis qu’elle jouit d’une « immense » renommée dans l’Union européenne, en particulier dans son pays d’origine, l’Allemagne.

➡️ L’atteinte à une marque de renommée suppose de démontrer i) l’identité ou la similarité des marques, ii) la renommée de la marque antérieure, iii) le risque que la marque contestée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice.

➡️ Alors que dans ce type de litiges, les parties se querellent généralement sur la renommée alléguée ou sur l’atteinte portée à la marque antérieure et l’existence du lien, ici le cœur du débat porte sur le point de savoir si les marques présentent des similitudes.

➡️ La CR estime qu’il n’existe aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre elles, même à un faible degré, ce qui fait la singularité de cette décision. Sa réponse est d’autant plus radicale que la division d’opposition était parvenue à une solution inverse.

En substance, pour la CR :

➡️ Un élément figuratif de forme commune (la pastille bleu foncé) et utilisant une combinaison de couleurs de base ne détourne pas l’attention du public pertinent de l’élément verbal vers cet élément figuratif ; il n’est pas établi que le cercle bleu a un caractère distinctif intrinsèque, l’élément verbal reste dominant et le seul élément distinctif de la marque antérieure.

La marque BODY MINUTE repose sur une construction elliptique à plusieurs tons, comportant deux éléments verbaux disposés différemment et un fond visuel complexe.

➡️ Les marques en conflit étant différentes, la 1ère condition exigée par l’article 8, par.5 du RMUE n’est pas remplie et l’opposition rejetée.

L’affaire est renvoyée devant la division d’opposition pour statuer sur les autres motifs invoqués.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : La décision rappelle enfin, opportunément, que la renommée est un facteur pertinent aux fins d’apprécier non pas la similitude des marques, mais l’existence d’un lien entre elles dans l’esprit du public pertinent. Et ce n’est que si les marques présentent une certaine similitude que l’on appréciera globalement ce lien.

L’appréciation de l’atteinte à une marque de renommée n’en finit pas d’être précisée depuis l’arrêt INTEL, cela reste une question technique qui mêle fait et droit. L’affaire commentée montre combien cette appréciation n’est pas toujours prédictible – la division d’opposition en fait ici les frais.