Les sociétés SKYKICK UK LIMITED et SKYKICK INC ont été assignées au Royaume-Uni en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale par les sociétés SKY PLC, SKY INTERNATIONAL AG, SKY UK LIMITED.
Selon les défenderesses, les marques SKY invoquées seraient partiellement nulles sur la base de deux fondements :
- le libellé de certains produits et services visés manquerait de clarté et de précision, en particulier le terme « logiciel » ;
- ces marques auraient été déposées de mauvaise foi, en désignant des produits et services, sans aucune intention d’exploiter les signes à cette fin.
Considérant que ces arguments méritaient d’être soumis à l’appréciation de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le Président de la High Court Of Justice, Mr Justice Arnold, selon une décision de 94 pages rendue le 6 février 2018, a notamment soulevé les questions préjudicielles suivantes (telles que traduites et publiées par la CJUE) :
- Une marque de l’Union européenne ou une marque nationale enregistrée dans un État membre peut-elle être déclarée totalement ou partiellement nulle au motif que certains ou tous les termes de la spécification des produits et services ne sont pas suffisamment clairs et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ces termes ?
- En cas de réponse affirmative à la première question, un terme comme « logiciel » est-il trop général et désigne-t-il des produits qui sont trop variés pour être compatible avec la fonction d’indication de l’origine de la marque si bien qu’il n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre aux autorités compétentes et aux tiers de déterminer l’étendue de la protection conférée par la marque sur la seule base de ce terme ?
- Le simple fait de demander l’enregistrement d’une marque sans aucune intention de l’utiliser concernant les produits et services spécifiés constitue-t-il un acte de mauvaise foi ?
- En cas de réponse affirmative à la troisième question, est-il possible de conclure que le demandeur a déposé la demande en partie de bonne foi et en partie de mauvaise foi si, et dans la mesure où, il avait l’intention d’utiliser la marque concernant certains des produits et services spécifiés mais aucune intention d’utiliser cette marque concernant d’autres produits et services spécifiés ?
La réponse à ces questions, transmises à la Cour de Justice de l’Union Européenne le 6 juin 2018, est attendue dans les prochains mois avec un vif intérêt.
Si les quatre questions sont déterminantes pour notre pratique, en particulier dans l’élaboration des stratégies de dépôts des titulaires de droits, les deux dernières présentent un grand intérêt pour ceux qui ont pour pratique (plus ou moins autorisée, selon les pays) de déposer des marques défensives (ou dites ‘de barrage’) afin de se réserver un monopole extra-large qui va à l’encontre de ce qu’une concurrence libre et saine devrait permettre.
